1.基本案情

原告维多利亚的秘密商店品牌管理公司是全球著名内衣品牌“VICTORIA'SSECRET”（中文名：维多利亚的秘密）的所有人，其在中国注册有“VICTORIA'S SECRET”和“维多利亚的秘密”商标标识，核定使用类别包括第35类服务商标和第25类商品商标。被告上海麦司投资管理有限公司自2011年起其经营的上海美罗城店铺中销售正品的维多利亚品牌内衣，被告在店铺的招牌、店内墙面、货柜、收银台、VIP卡等装潢及物品处突出使用了“VICTORIA'S SECRET”标识，且对外宣称美罗城店为维多利亚的秘密上海直营店、其系维多利亚的秘密中国总部、北上广深渝津大区总经销、中国区品牌运营商。2014年2月，原告起诉至法院，请求判令被告停止商标侵权和不正当竞争行为，消除影响，销毁虚假宣传物品并赔偿损失。上海一中院经审理认为，被告未侵犯原告的商品商标，但因其对“VICTORIA'S SECRET”、“维多利亚的秘密”服务商标的使用超出了为指示所销售商品来源所必需的商品范围，构成对原告中英文服务商标的侵害，与此同时被告对外宣称其系维多利亚的秘密中国总行销公司，中国区品牌运营商等虚假信息，构成虚假宣传的不正当竞争。遂判决被告停止商标侵权和不正当竞争，消除影响，赔偿损失50万元。一审判决后，被告不服提起上诉。上海市高级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。

2.评析

“维多利亚的秘密”案中，上海一中院及上海高院均提出了商标指示性使用的概念，并进一步明确商标权人无权禁止他人在销售商品过程中对其商品商标的指示性使用，即使是权利人同时注册了与商品商标标识相同的服务商标，也不能禁止他人对商品商标的指示性使用。但如果对商标的使用超出了为指示所销售商品所必需的方式，并且足以产生标识服务来源的效果，则构成对服务商标的侵权。

本案中，结合被告在其门店装潢及物品上对原告商标的使用方式及其对外所作的虚假宣传，法院认为被告对原告商标的使用将导致相关公众误认为销售服务系商标权人提供或者与商标权人存在商标许可等关联关系，因此已经超出指示所销售商品来源所必要的范围，具备了指示、识别服务来源的功能，构成了对原告服务商标的侵害。

可见，商标指示性使用是指经营者为了客观地说明商品或者服务的特点、用途或者为了告知消费者其商品或者服务来源于商标权人而在生产经营活动中使用他人商标的行为，其这一使用方式一般不会破坏商标的识别性功能，因此不会构成商标侵权。但若对商标的使用超过了指示商品或服务来源必要的范围，则仍存在构成商标侵权及不正当竞争的法律风险。

1.商标性使用

“商标性使用”又可称为“商标法意义上的使用”，系《商标法》的核心概念之一，有学者评论这一概念“对于商标法的构造具有原理上的重要性”1。商标性使用这一概念规定于我国《商标法》第四十八条，该条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于……商业活动中，用于识别商品来源的行为”。全国人大法工委对“商标的使用”这一概念的解释提出，可以从“商标的使用方式”和“商标的使用目的”两个方面来理解。对于“商标的使用方式”，其强调的是商标使用需要发生在商业活动中即产品交易的各环节，且作用于具体的服务或商品上。若在非商业活动中使用商标则不构成商标性使用，例如行为人仅系为了个人美术作品创作的需要，在其作品中使用了某一商业标识。商标只有在具体的服务中或产品上被使用，才能为相关公众所感知，才能发挥商标的识别指向功能。“商标的使用目的”是指，经营者在商品或服务上标注标识，并非一种纯粹的物理贴附，而在于希望通过该标识能够实现相关公众对产品或服务来源的区分。

对于商标性使用商标侵权判定的逻辑关系，理论界及司法实践中均存在多种观点。多数观点认为，商标性使用系商标侵权成立的先决条件，也即若行为人对标识的使用不属于商标性使用，可直接得出商标侵权不成立的结论2。笔者以为，商标标识作为一种能够传递商品或服务来源信息的符号，需要构成商标性使用才能实现这一符号的信息通信功能，也只有在这一前提下才能有可能造成相关公众的混淆。商标侵权行为之所以具有苛责性其本质即是这一行为导致商标的识别性遭受破坏，使得相关公众对商品或服务的来源产生混淆，因此无论是相同或者近似侵权被控侵权标识均需要构成商标法意义上的使用，否则不存在商标侵权的前提。在这一结论下，非商标性使用则可作为商标侵权抗辩理由之一，下文将重点探讨商标的指示性使用。

2.指示性使用

商标的指示性使用，是指经营者未经商标权利人许可，善意、合理地使用权利人的注册商标，客观地指示自己的商品或服务的来源、内容、用途、服务对象及其他特性与权利人的商品或服务有关，且不会造成相关公众混淆的一种商标使用方式。

指示性使用多出现于修理、加工行业及正品转售的商业场景。经营者为了向消费者描述其制造、销售的商品或提供的服务内容、来源等，应当允许其合理使用商标权人的商标，例如汽车修理厂在其门牌上贴附汽车品牌的标识，以向消费者说明其能够修理的汽车品牌。在指示性使用的情况下，并不会破坏商标标识与权利人之间的联系，不会导致相关公众产生经营者与商标权利人存在某种关联关系的混淆认识，因此不会造成商标权人利益的损害。当然，对于商标的指示性使用，同样需要符合诚实信用原则，不应超过商标使用的必要界限，以避免造成相关公众的混淆，下文将予以重点讨论。

在我国《商标法》中并未明确规定商标指示性使用的相关内容，但商标指示性使用不构成商标侵权，已在司法实践中被普遍接受。最早在2003年北京市高级人民法院在其审理的“新东方学校与（美国）教育考试服务中心商标侵权案”3中，即认为“新东方学校在教材、听力磁带上突出使用“TOEFL”字样仅系在进行描述性或者叙述性的使用，其目的是为了说明和强调出版物的内容与TOEFL考试有关，是为了便于读者知道出版物的内容，而不是为了表明出版物的来源，并不会造成读者对商品来源的误认和混淆。”。另外，在相关的司法文件亦有关于商标指示性使用的内容。江苏省高级人民法院在2011年11月发布的《侵犯商标权纠纷案件审理指南》中也将指示性使用归入商标正当使用抗辩之中；北京市高级人民法院于2006年发布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第二十六条亦将指示性使用列为正当使用商标标识的行为之一。

对于如何界定经营者对于商标使用的行为是否构成指示性使用，我国理论界及实务界均未给出一个明确的判定标准。如前所述在“维多利亚的秘密案”4中，上海高院指出“对于商标标识的使用不应当超过指示所销售商品来源所必要的范围，而被告对于商标的使用已经具备了指示、识别服务来源的功能，侵害了原告服务商标专用权”。上海知识产权法院在其审理的“GUCCI”案5中指出“构成商标合理使用应当符合使用行为系善意和合理、使用行为限于必要范围、使用行为不会导致相关公众对商品/服务来源的混淆和误认三个条件”。上海高院在其审理的“FENDI”案6中进一步指出：“客观上可能导致消费者产生混淆的商标使用行为并非一概不构成商标合理使用，为指示说明商品或服务用途、来源等真实信息而使用他人商标的行为即使可能导致混淆，也应当以使用目的是否善意，方式是否合理、是否符合诚信的商业惯例作为合理使用的判断标准”。

在商标指示性使用的判定上，尽管法院在个案认定上存在一些差异，但总体而言构成商标指示性使用应当满足以下要件：

1.具有使用商标的必要性

使用他人的商标是否具有必要性，主要是考察使用者的经营活动是否需要通过使用权利人的商标来表明自己商品或者服务的特点、用途或者说明其商品或者服务来源于商标权人，以便向消费者传达准确的信息。

商标的指示性使用常见于以下几种场景，其一是在配件、零部件及维修服务领域，通常不可避免需要使用他人的注册商标，以说明自己产品或者服务的配适场合。例如电脑维修店为了向相关公众说明自己可以维修的手机类型，可以在其店面门头上标注“本店维修苹果、华为、三星手机”。其二是使用他人提供的零部件、原材料等生产加工相关产品，并对外说明这些部件、材料的来源，例如电脑产品贴附英特尔软件标识，以向消费者说明这一电脑使用的软件系统为英特尔的。其三是正品转售的情形。对于该种情形，构成指示性使用的前提是该销售商销售的商品为正品，因为只有在正品转售的场景下，销售商才具有以使用权利人商标的方式来说明商品来源的正当性和必要性，符合正品转售的商业惯例。所谓的正品根据现行的司法实践其既可以是平行进口的产品，也可以是从权利人正规的销售渠道中购得的产品。

2.商标的使用在合理的限度范围内

对于他人商标的使用是否在合理的限度范围内，需要考察这一使用行为是否为善意且符合商业惯例。7善意要求使用人在主观上没有引导相关公众产生混淆的故意，遵循诚实信用原则，客观上没有达到攀附或损害商标权人商誉的效果。其一、在使用方式上应当尽量保持以叙述性表达的方式来使用商标，例如本店维修“丰田”、“本田”、“宝马”汽车。其二、不能凸出使用他人商标，例如加黑、加粗、在显著位置标注等。其三、商标使用的数量和位置应当合理，符合商业惯例。在使用数量上，一般以能够起到表明经营者商品或者服务的特点或用途的作用为限。当然对于特定行业，基于其经营模式的不同，对于商标使用的合理性限度要求也有不同。对于餐饮、食杂、烟酒等零售店，在店铺的门头、牌匾上直接标注权利人的商标并不必然导致相关公众混淆。而对于以品牌授权加盟、特许经营销售模式为主的企业主体，一般而言非经授权不得在店铺的门头、店铺装潢、销售合同、员工服装、名片等处直接标注权利人的商标。对于商标使用的行为是否超过合理的限度，另外可以以“商标的使用是否会导致相关公众混淆”为标准，从使用的结果来判断。

知识产权系一种法律规定创设的权利具有公共政策性，而区别于基于自然法概念上的财产权8。这一权利类型根植于本国社会经济生活的现实，亦随之变化而应当对权利的内容作出适应性的调整，更重要的是由于其作为一种法律拟制的私权与社会公共利益存在密切关系，若二者利益存在冲突时，更应当寻求利益的衡平。随着互联网信息技术的发展及商业业态的不断变革，对于商标使用的方式亦呈现出新的形式例如将商标作为关键词进行网络竞价排名，商标的保护亦呈现出强化和扩张的趋势，例如“反商标淡化”理论的构建，因此有必要对于商标权利的控制边界进行合理划定，从而保护商标标识在公共领域的行使空间。商标的指示性使用即是对商标权利边界扩张的一种限制，但是由于立法的缺位及理论研究的不足，使得当前司法实践对于商标的指示性使用的认定存在差异。准确认识商标的指示性使用对于经营者合理、正当使用商标具有重要且积极的意义，亦有利于营造有效、良性的市场竞争环境。在商业活动中，应当允许经营者以合理必要的方式使用权利人的商标以指示其正品商品或服务的来源，这并不会损害商标权利人的利益，且有利于扩大社会整体的公共福利。

1.蒋万来：《商标使用的恰当定位与概念厘清》，载《政法论坛》2016年第3期，第177页。

2.李士林：《商标使用：商标侵权先决条件的检视与设定》，载《法律科学》2016年第5期，第145页。刘铁光：《商标法中“商标使用制度体系的解释、检讨与改造”》，载《法学》2017年第5期，第76页。周国正：《商标性使用：商标侵权认定的先决条件—基于应然与实然角度》，载《湘江青年法学》2020年第11期，第168-172页。

3.（2003）高民终字第1393号民事判决书

4.（2014）沪高民三（知）终字第104号民事判决书

5.（2015）沪知民初字第16号民事判决书

6.（2019）沪民再5号民事判决书

7.冯晓青，陈彦蓉：《商标指示性使用的法律问题研究》，载《大理大学学报》2020年第9期，第81页。

8.冉昊：《财产权的历史变迁》，载《中外法学》2018年第2期，第380页。