从最高院判决看涉外贴牌加工中商标侵权的认定问题

可以看出，在SOYODA案中最高人民法院强调了商标用于识别商品来源的用途，但是并没有直接界定涉外定牌加工中贴附商标标识的行为是否属于商标使用。可能是由于该判决适用的是2001年修正的商标法，而与之配套的2002年商标法实施条例第三条规定的商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，但未将“用于识别商品来源”作为要件。

而2013年修订的商标法第四十八条已经明确将“用于识别商品来源”作为商标使用的功能性要件[3]，相应的在2013年商标法实施后，最高院在2015年再审的“PRETUL”贴牌加工商标侵权案中首次明确回答了在涉外贴牌加工的情形下，在产品上贴附标志的行为不能被认定为商标意义上的使用行为。其背后的逻辑是，涉外定牌加工中对商标标识的使用贴附商标标识是物理贴附行为，只是具备了商标使用形式，但商标权具有地域性，而不具备在中国境内“用于识别商品来源”的功能性要件，此类行为不能认定为中国境内的商标使用行为[4]。

认定涉外定牌加工不构成商标使用进而不构成商标侵权政策因素考量占了很大的比重。如前最高人民法院知识产权审判庭庭长孔祥俊所述，我国是制造业大国和加工贸易大国，贴牌加工是我国制造业和加工贸易的重要组成部分。如果将与国内注册商标相同近似的贴牌商标认定为商标侵权，不利于我国企业承接加工贸易业务。认定贴牌行为构成商标侵权，也是部分加工制造业转入其他一些国家的原因之一。因此不认定贴牌行为构成侵权，有利为我国加工制造业发展营造宽松的环境，符合加工制造业层次不一、发展需求多样化和转型升级需要过程的实际，也与当今加工制造业“碎片化”以及世界经济呈现大生产和全球化的需求相适应[5]。

到上海柴油机股份有限公司（下称上柴公司）诉江苏常佳金峰动力机械有限公司（下称常佳公司）侵犯商标权纠纷一案[6]（下称东风案），最高院对于涉外贴牌加工不构成商标使用进而不构成商标侵权的认定似乎有了一定缓和。在该案中，二审江苏省高级人民法院综合考虑了常佳公司未尽到合理的注意义务，且给上柴公司造成实质性损害的角度，认定常佳公司贴牌加工“东风”柴油机及柴油机组件并出口到印度尼西亚的行为侵害了上柴公司的商标专用权。江苏高院在该案中将定牌加工厂商是否尽到注意义务作为认定侵权的一个要件。

最高院再审后，除了仍然认为贴牌加工产品完全出口到印度尼西亚销售，相关标识未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认，不构成商标侵权行为外，还回应了二审判决中的观点，认为常佳公司已经适当履行了审慎适当的注意义务，且没有足够理由认定常佳公司从事涉案定牌加工行为已对上柴公司造成实质损害，并进而有必要作为商标法意义上的侵权行为予以认定。最高院在本案中关于合理注意义务和实质性损害的讨论，似乎对此前认为涉外贴牌加工一定不构成商标侵权留下了进一步讨论空间。

3、2019年本田技研工业株式会社（下称本田株式会社）诉重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（下称恒胜鑫泰公司）、重庆恒胜集团有限公司（下称恒胜集团公司）侵害商标权纠纷案（下称HONDAKIT案）开始，最高院改变了其在SOYODA案、PRETUL案中树立的的涉外贴牌加工不属于商标使用，进而不构成商标侵权的观点。

在HONDAKIT案中，最高院认定，2013年商标法第四十八条规定的“用于识别商品来源”指的是商标使用人的目的在于识别商品来源，包括可能起到识别商品来源的作用和实际起到识别商品来源的作用。在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性，因此贴牌行为可能在中国境内起到识别商品来源的作用，属于商标法意义上的商标使用行为。

2013年商标法第五十七条第二项规定的“容易导致混淆的”一语，指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品，也并不要求混淆的事实确定发生。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在其生产、销售的被诉侵权的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形，并且突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色，与本田株式会社请求保护的三个商标构成在相同或者类似商品上的近似商标。被诉侵权行为构成商标的使用，亦具有造成相关公众混淆和误认的可能性，容易让相关公众混淆，构成商标侵权[7]。

4、笔者赞同最高院HONDAKIT案件中的观点。

采纳上述观点使得法律适用上对于商标“使用”的认定变得统一，特别是和撤销连续三年不使用注册商标行政案件中的商标“使用”变得统一（事实上，在撤三案件中，北京知识产权法院、北京市高级人民法院和最高院均认为涉外定牌加工中商标使用构成商标法意义的“商标的使用”[8]），同时亦减少了东风案中注意义务要件说所带来的不确定性。但笔者亦认为，虽然认定侵权但在损害赔偿计算上应当显著降低。因为商标毕竟具有地域性，涉案产品并不在中国流通，当定作委托方在产品进口国享有注册商标权的情况下，国内商标权人本身无权在产品进口国销售该商标产品，亦无权禁止他人在产品进口国销售该商标产品。换言之，国内商标权人并未因涉案产品在进口国的流通而遭受损失。

我国商标法对于侵权损害赔偿的计算方式依次是：商标权人因侵权所遭受的实际损失，侵权人因侵权行为所获得利益，许可费合理倍数和法定赔偿。在国内商标权人不因涉案产品在进口国流通而会导致实际损失的情况下，笔者认为判令停止侵权和维权合理费用即可，而不宜对国内定牌加工厂商予以赔偿，特别是高额赔偿。